¿Su Software es Realmente Suyo? Si Este Post le Sorprende, Posiblemente no…

Titularidad sobre Software: El Caso

Martín había decidido automatizar parte de su proceso de producción. Se sentía seguro de sus fortalezas, pero necesitaba optimizar costes para ganarle terreno a la competencia.

Así pues, contactó con la empresa desarrolladora de software “DESARROLLOS, SL”, y les enseñó lo que necesitaban saber para que le desarrollaran un programa a su medida que permitiera a su personal, funcionar más rápido y mejor.

Aunque DESARROLLOS tardó algo más de lo que prometía y cobró algo más de lo presupuestado, también es cierto que el resultado final era bastante mejor de lo inicialmente solicitado. Martín estaba muy satisfecho con su software.

Durante el siguiente año, todo fue sobre ruedas, su empresa era más competitiva, su facturación subió como la espuma…

Pero de pronto, la buena tendencia cambió. Y descubrió por qué: su principal competidor había adquirido de DESARROLLOS el mismo software que él había encargado, pagado, y que por tanto, consideraba suyo.

Lógicamente se sintió enfadado y engañado. Y  llamó a su abogado.

Esta es una situación muy común.

Lo primero que le pidió el abogado, fue algo que nuestro hombre no tenía… el contrato con DESARROLLOS, para examinar lo estipulado entre las partes.

Martín no había firmado ningún contrato. Martín probablemente no era «dueño» de «su» software. Ni siquiera podía impedir que DESARROLLOS continuara licenciándolo a la competencia.

Distintas situaciones

En general, y de acuerdo con el derecho de propiedad intelectual, en general el software pertenece a su autor.

Bajo ciertos requisitos (art. 97.4 de la Ley de Propiedad Intelectual), si el autor del software es trabajador de una empresa, éste será desde luego reconocido como autor, pero el derecho a la explotación comercial del software corresponderá a la empresa. Esta situación suele tener igualmente su propia problemática.

Más excepcionalmente y bajo otros requisitos, será posible incluso que la empresa sea reconocida como autora del software, si esta constituye una “obra colectiva”.

Pero en el caso de una empresa que contrata a un autónomo o a una empresa, y no suscribe contrato alguno, o no regula específicamente nada en relación con la transmisión de derechos de propiedad intelectual, sucesos como el descrito serán muy habituales.

Qué pasa cuando no hay contrato o no hay regulación en materia de Propiedad Intelectual

De acuerdo con el art. 43 de la Ley de Propiedad Intelectual, la cesión de derechos de explotación se entiende limitada concretamente a los derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen. La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión. Si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.

Como casi siempre en los farragosos artículos legales, lo más importante se dice al final.

• La cesión de derechos de explotación se interpreta restrictivamente por la ley: por eso sólo se entiende cedido lo expresamente transmitido.
• A falta de regulación concreta en materia de cesión de derechos, sólo se entenderá cedido aquello que aunque no se haya expresado, resulte necesariamente del contrato para permitir al contratante utilizar el software contratado.
• Y añado por mi parte, las partes estarán obligadas a todo aquello que, aun no expresamente estipulado, imponga la buena fe. (art 1258 Código Civil)

En nuestro caso, Martín desde luego no recibió de DESARROLLOS lo que le interesaba y entendía haber recibido, que era la cesión en exclusiva del derecho a explotar el software. Para ello dicha exclusiva debería (a) haberse establecido expresamente en el contrato o (b) resultar indispensable para el cumplimiento del mismo.

Consejos prácticos

Para que a Vd. no le pase como a Martín, apuntaré algunos aspectos en materia de Propiedad Intelectual que deben ser objeto de regulación específica en cualquier contrato de encargo de desarrollo de software:

• Garantía de la autoría y originalidad del software desarrollado. Indemnización de daños y perjuicios que se puedan generar para el contratante en otro caso.
• Garantía de la legítima utilización de todo el software instrumental empleado en el desarrollo del software a su vez contratado. Indemnización de daños y perjuicios que se puedan generar para el contratante en otro caso.
• Primera opción: Reconocimiento expreso de la titularidad de derechos de explotación sobre software resultante.
• Si la opción anterior no es posible: cesión exclusiva de todos los derechos de explotación. Más pacto de restricción de la competencia (para evitar nuevas licencias a favor de empresas de la competencia).
• En defecto de las anteriores, licencia de uso con la mayor amplitud prevista en la ley, más pacto de restricción de competencia postcontractual.
• Adicionalmente: Entrega no sólo del software en un formato ejecutable, sino también del código fuente y licencia transmisible para la transformación de este último. También cabe un depósito o escrow. Así se previene la eventualidad de que la desarrolladora desaparezca y sea necesario contratar a un tercero para adaptar el software a otra aplicación u otro ecosistema.
• Obligación de no competencia postcontractual